Незаконное использование чужого товарного знака.
Административная ответственность в Казахстане

 

Андрей Ёрш,

старший юрист фирмы «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитэд»

 

За последние годы в Республике Казахстан была создана и отлажена достаточно эффективная система расследования случаев нарушений в области интеллектуальной собственности и привлечения нарушителей к ответственности в рамках административных процедур, а также наработана определенная судебная практика в этой области.

Вместе с тем, как и всякий развивающийся процесс, защита объектов интеллектуальной собственности требует совершенствования и, в частности, выработки единообразной судебной практики по делам, связанным с нарушением прав на чужие товарные знаки. Так, на многочисленных конференциях, состоявшихся в Казахстане и посвященных проблемам защиты прав на товарные знаки, неоднократно высказывались предложения о разработке Верховным судом РК нормативного постановления, которое бы дало ответы на многие спорные вопросы, накопившиеся за последние два года в ходе правоприменительной практики.  

В надежде, что такое нормативное постановление рано или поздно будет принято, хотелось бы высказать ряд соображений, связанных с привлечением нарушителей прав на чужие товарные знаки к административной ответственности.  

Защита товарному знаку на территории Казахстана предоставляется в силу местной регистрации в порядке, установленном Законом РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» (далее - Закон о товарных знаках), или в силу его международной регистрации Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Казахстан предоставляет защиту товарным знакам, зарегистрированным ВОИС, на основании Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 1891 г. и Протокола к Мадридскому соглашению от 1989 г. Товарные знаки регистрируются в отношении определенных классов товаров или услуг, предусмотренных Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.

В соответствии с п. 4 ст. 4 Закона о товарных знаках, владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца.  

Согласно п. 3 ст. 43 Закона о товарных знаках, за неправомерное использование охраняемого товарного знака виновные лица несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. В Республике Казахстан предусмотрено два вида ответственности за нарушение прав на товарные знаки: (i) административная (ст. 145 Кодекса РК об административных правонарушениях (КРК об АП)) и (ii) уголовная ответственность (ст. 199 Уголовного кодекса РК). До введения со 2 апреля 2014 г. моратория на проверку малого и среднего бизнеса административная ответственность являлась и продолжает оставаться наиболее распространенной формой ответственности за такие нарушения.  

В соответствии со ст. 3 КРК об АП основанием для административной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава правонарушения, предусмотренного КРК об АП. Согласно ст. 43 Закона о товарных знаках, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается несанкционированное введение товарного знака или обозначений, сходных с ними до степени смешения, в гражданский оборот в отношении однородных товаров и услуг.

В силу того, что нарушение прав на товарные знаки связано с незаконным введением таких товарных знаков в оборот, данное правонарушение относится к правонарушениям в области предпринимательской деятельности. Субъектами такого правонарушения могут быть только юридические лица и предприниматели. Вместе с тем, лица, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью (т.е. без надлежащей в установленном законом порядке регистрации в качестве предпринимателя), формально также могут быть привлечены к ответственности по ст. 145 КРК об АП.  

Диспозиция ст. 145 КРК об АП (ст. 158 КРК об АП, вступающего в силу с 1 января 2015 г.) устанавливает ответственность за незаконное использование товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров или услуг, а также незаконное использование чужого фирменного наименования.  

Таким образом, одной из основных задач при доказывании факта незаконного использования чужих товарных знаков и привлечения к административной ответственности является установление признаков объективной стороны этого правонарушения.  

Понятие «использование товарного знака» содержится в двух отдельных нормах законодательства. Это ст. 1025 Гражданского кодекса РК:  

«изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации»;  

а также п. 9 ст. 1 Закона о товарных знаках:

«применение товарного знака на товарах и при оказании услуг, в отношении которых они охраняются, и (или) их упаковке, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, передача права на товарный знак, а также иное введение их в гражданский оборот».

Таким образом, с точки зрения законодательства об охране прав на товарный знак, любое введение товарного знака в оборот, в том числе товаров, обозначенных этим товарным знаком, является использованием этого товарного знака.

На практике правонарушители (особенно, индивидуальные предприниматели) часто ссылаются на то, что они приобрели контрафактные товары у третьих лиц, а значит, не они незаконно нанесли чужие товарные знаки на эти товары и ввели контрафактные товары в гражданский оборот. Как следствие, правонарушители настаивают на том, что к административной ответственности должны быть привлечены не они, а иностранные производители контрафактной продукции.  

Если вышеуказанную позицию предпринимателей еще можно объяснить их низкой правовой грамотностью, то очень странно слышать эту же позицию от представителей правоохранительных органов, задачей которых является защита правообладателей. Так, отдельные представители прокуратуры при проведении проверки законности судебных решений по заявлениям правообладателей, предлагали привлекать к ответственности, китайских производителей, изготовивших подделки. При этом, органы прокуратуры не усматривали в действиях продавцов подделок состава административного правонарушения, ссылаясь на то, что «ну не они же ваши товарные знаки нанесли на контрафактный товар».  

Мы полагаем, что данная позиция не имеет под собой никакого законного обоснования. Приведенная выше формулировка понятия «использование товарного знака» однозначно говорит о том, что таким использованием является не только первое введение товара, маркированного чужим товарным знаком, в оборот его производителем, но и последующая перепродажа товара, передача его в пользование, в залог и прочие сделки с ним. Строго говоря, любая сделка с товаром или товарным знаком на каждом этапе его оборота требует согласия правообладателя. Это определение подразумевает, что любое лицо, осуществившее то или иное действие с чужими товарными знаками, подпадающее под определение «введения в гражданский оборот», совершает правонарушение. При этом, не имеет никакого значения, производит ли правонарушитель товары, маркированные чужими товарными знаками или сходными обозначениями, или торгует этими товарами.

При этом, законодатель не ограничил количество раз незаконного введения товарного знака в гражданский оборот, после которого такое действие перестает быть административным правонарушением. Таким образом, за нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, к административной ответственности по ст. 145 КРК об АП может быть привлечено любое лицо, занимающееся такой реализацией, а не только производитель или первый продавец соответствующего товара.

К сожалению, на практике реализация требования о согласии правообладателя на использование его товарного знака на любой стадии оборота товара или услуг существенно затруднила оборот товаров на рынке. Именно по этой причине была разработана и внедрена концепция «исчерпания прав на товарный знак». Эта концепция подразумевает, что на определенном этапе правообладатель исчерпывает свои права на товарный знак, и дальнейшие действия третьих лиц по использованию товарного знака (т.е. по продаже товара) уже не требуют согласия правообладателя.

Момент исчерпания права регулируется национальным законодательством или международными соглашениями. В частности, в настоящий момент различают три вида исчерпания прав: национальный, региональный и международный:

· национальный: исключительные права на товарный знак в определенной стране считаются исчерпанными только тогда, когда товар, обозначенный товарным знаком, был введен правообладателем или с его согласия в оборот внутри этой страны. Тот факт, что товар уже был правомерно введен в оборот в другом государстве, не означает, что правообладатель исчерпал свои права в этой стране (помимо иных стран применяется в Казахстане в отношении товаров, ввозимых из-за пределов Таможенного Союза);

· региональный: исключительные права на товарный знак считаются исчерпанными в одной стране только тогда, когда товар, обозначенный товарным знаком, был правомерно введен в оборот в пределах определенного региона (применяется на территории стран-членов Таможенного союза и ЕС);

· международный: исключительные права на товарный знак в стране считаются исчерпанными, как только товар, обозначенный товарным знаком, был правомерно введен в оборот в любой стране мира (с определенными ограничения и оговорками применяется, например, в США и Японии).  

С учетом этого, предполагается, что предусмотренное ст. 145 КРК об АП правонарушение охватывает введение товарного знака, в том числе товаров, обозначенных этим товарным знаком, в гражданский оборот без согласия правообладателя на территории Казахстана или на территории одной из стран Таможенного союза с последующим ввозом этого товара на территорию Казахстана. При этом, хотелось бы отметить, что статья 145 КРК об АП не делает исключений как для оригинального товара, на который товарный знак был нанесен правообладателем, так и для контрафактного товара, на который товарный знак был нанесен третьим лицом.  

Как правило, ввод в гражданский оборот товаров доказывается с использованием документов на продажу товаров, обозначенных чужим товарным знаком, товарных или фискальных чеков или иных товаросопроводительных документов.  

В случае с юридическими лицами получение таких доказательств не представляет особых проблем. Однако, в ситуации с индивидуальными предпринимателями случаи отказа выдавать какие-либо документы о реализации товара весьма распространены. В таких случаях уполномоченным на возбуждение дела об административном правонарушении органам приходится составлять протоколы контрольной закупки, в которых фиксируется факт продажи контрафактного товара. Как показала существующая практика, такие протоколы контрольной закупки принимаются административными судами в качестве доказательства незаконного ввода товарного знака в оборот в случаях, когда нарушители отказываются выдавать фискальные или товарные чеки или иные товаросопроводительные документы.  

В случае, когда признаки объективной стороны правонарушения, предусмотренного статье 145 КРК об АП, заключаются в использовании обозначения, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком, задача доказывания несколько усложняется.  

Ст. 1 Закона о товарных знаках не содержит определения обозначения, сходного до степени смешения. Вместе с тем, такое определение имеется в Методике судебно-экспертного исследования установления тождества и сходности до степени смешения товарных знаков ЦСЭ Министерства юстиции РК. В частности, «сходными до степени смешения признаются обозначения, которые имеют превалирующее количество совпадающих между собой признаков, которые имеют высокую вероятность их отождествления»[1]. При этом, Методика устанавливает, что сходными до степени смешения признаются обозначения, в которых количество совпадающих признаков превышает 87,5% от общего числа. Хотя, формально, данная Методика не является обязательным к применению документом, судебная практика показывает, что суд принимают в качестве доказательств заключения экспертов, основанные на этой Методике. Мы также полагаем, что приведенные в методике формулы расчета обоснованы. Эти формулы позволяют проводить оценку товарных знаков и обозначений, основанную на объективных математических расчетах, а не на субъективном восприятии того или иного обозначения.  

Одним из основных средств доказывания сходности обозначения до степени смешения с товарным знаком является независимая экспертиза, которая проводится, как правило, лицензированными экспертами. С учетом того, что бремя доказывания факта совершения административного правонарушения лежит на органе, уполномоченном на возбуждение дела об административном правонарушении, экспертизу необходимо проводить до момента передачи дела в суд. На практике правообладатель, инициирующий административное производство, еще на стадии подготовки документов для возбуждения административного производства против нарушителя заказывает такую экспертизу у лицензированных экспертов или в РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности».  

Еще одним доказательством сходства обозначения до степени смешения с товарным знаком может быть исследование мнения потребителей, подтверждающее отождествление этими потребителями обозначений, используемых на контрафактных товарах, и оригинальных товарных знаках. Вместе с тем, такие исследования довольно дорогостоящи, и их подготовка занимает большой период времени. В связи с этим, исследования не получили такого распространения, как экспертиза.  

Существенной задачей при привлечении нарушителя к административной ответственности по статье 145 КРК об АП является доказывание признаков субъективной стороны этого правонарушения.  

В соответствии со ст. 28 КРК об АП административным правонарушением признается противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие физического лица, либо противоправное действие или бездействие юридического лица.  

По вопросу о форме вины физического лица в судебной практике имеют место различные позиции. С одной стороны, некоторые судьи полагают, что правонарушение, предусмотренное ст. 145 КРК об АП, может быть совершено физическим лицом только умышленно, т.е. лицо знало и осознавало, что использует чужой товарный знак или обозначение, сходное до степени смешения, предвидело его вредные последствия и желало или сознательно допускало их наступление, либо относилось к ним безразлично.  

Примером такого подхода может служить одно из дел, рассмотренных административным судом г. Алматы в 2014 г. В соответствии с постановлением СМАС по этому делу гражданин А., продававший амортизаторы, маркированные обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком иностранного производителя, был освобожден от административной ответственности в связи с тем, что он не знал, что продает контрафактные амортизаторы, так как его китайские поставщики предъявили ему сертификат на китайском языке о том, что этот товар якобы является оригинальным. В результате, суд посчитал, что в действиях А. отсутствовал умысел на совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 145 КРК об АП.  

Вместе с тем, КРК об АП не предусматривает, что умышленная форма вины является основанием для административной ответственности за незаконное использование товарного знака или обозначения, сходного до степени смешения.  

Согласно ст. 30 КРК об АП административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если физическое лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления вредных последствий своих действий, хотя при должной внимательности должно было и могло их предвидеть.  

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса РК, граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели - также правила деловой этики. Добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоотношений предполагаются.

Как следствие, на юридическом лице или предпринимателе лежит обязанность проверить, законно ли используется товарный знак на товаре, который он предлагает к продаже, и предвидеть последствия введения такого товарного знака в гражданский оборот без согласия правообладателя. Исходя из этого, мы полагаем, что административное правонарушение может быть совершено не только умышленно, но и по неосторожности.  

Мнение о том, что административное правонарушение в виде незаконного использования товарного знака может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности, поддерживается российской судебной практикой. В частности, в пункте 9.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» ВАС указывает, что:  

«КоАП РФ не конкретизирует форму вины, при которой индивидуальный предприниматель может быть привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ (прим. - незаконное использование чужого товарного знака). Указанное административное правонарушение может быть совершенно не только умышленно, но и по неосторожности. Следовательно, ответственность индивидуального предпринимателя за совершение данного правонарушения наступает в том случае, если лицо знало или должно было знать, что использует чужой товарный знак, но не проверило, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях».  

Что касается ответственности юридических лиц за совершение данного правонарушения, то здесь с доказыванием субъективной стороны все значительно проще. В соответствии с п. 2 ст. 36 КРК об АП юридическое лицо подлежит административной ответственности за административное правонарушение, если предусмотренное особенной частью… деяние было совершено, санкционировано, одобрено органом или лицом, осуществляющим функции управления юридическим лицом.  

С учетом требований ст. 8 Гражданского кодекса РК о добросовестности субъектов предпринимательства при осуществлении своих гражданских прав и обязанностей, на юридическом лице также лежит обязанность проверить законность использования товарного знака на товаре, предлагаемом им к продаже.  

Таким образом, ответственность юридического лица наступает в том случае, если его управляющий орган разрешил без согласия правообладателя использование в любой форме товарного знака или обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, не убедившись при этом, осуществляется ли такое использование на законных основаниях.  

Помимо штрафа за незаконное использование чужого товарного знака, санкция ст. 145 КРК об АП предусматривает конфискацию товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака, знака обслуживания, наименование места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров или услуг. В комментарии к этой статье законодатель указал, что конфискация за совершение данного правонарушения производится в случае невозможности уничтожения изготовленного изображения товарного знака… с товара, его упаковки, бланков или другой документации, незаконно используемого товарного знака.

Такая формулировка серьезно осложняет применение этой статьи против нарушителей, размещающих чужие товарные знаки на рекламных вывесках, на рекламных щитах, в иных местах, которые не попадают под категорию товара, и, соответственно, не могут быть конфискованы. Также, такая санкция не позволяет суду обязать нарушителя удалить товарные знаки с таких носителей.  

Как следствие, в случае с незаконным использованием товарных знаков на вывесках, в рекламе и т.п., приходится прибегать процедуре расследования факта незаконной конкуренции, проводимого антимонопольными органами РК. В рамках этой процедуры антимонопольный орган вправе обязать нарушителя устранить допущенные нарушения и привлечь его к ответственности за недобросовестную конкуренцию на основании ст. 147-1 КРК об АП.  

Решением проблемы невозможности применения ст. 145 КРК об АП к случаям незаконного использования чужих товарных на вывесках, в рекламе, т.е. не на товарах и документации, которую можно конфисковать, было бы внесение в санкцию статьи изменений, которые бы предусматривали возможность наложения на нарушителя обязательства удалить незаконно нанесенные товарные знаки с таких носителей. Это также разгрузило бы в значительной мере как гражданские суды, так и антимонопольные органы ввиду того, что отпала бы необходимость заявлять такие требования в рамках гражданского судопроизводства или в рамках антимонопольных расследований.  

В завершении хотелось бы отметить, что существующая судебная практика в стране весьма неоднозначна. Зачастую суды, основываясь на аналогичных фактах, приходят к совершенно противоположным выводам. Некоторые судебные решения, по нашему мнению, прямо противоречат нормам международных соглашений, заключенных Республикой Казахстан в рамках Таможенного союза. Региональные семинары по вопросам защиты объектов интеллектуальной собственности, проведенные Министерством юстиции РК в августе-декабре 2014 г. для работников органов юстиции, правоохранительных органов и судебных органов, также наглядно продемонстрировали наличие у органов, защищающих права владельцев товарных знаков, открытых вопросов, на которые пока нет однозначных ответов.  

В целях выработки единой судебной практики мы полагаем необходимым принятие в 2015 году нормативного постановления Верховного суда о практике разрешения споров, связанных с использованием товарных знаков. Данное нормативное постановление могло бы охватить вопросы не только административного разбирательства, но и споров с Министерством юстиции по вопросам регистрации товарных знаков, искового производства о нарушениях прав на товарные знаки. Для участия в разработке этого нормативного постановления Верховный суд мог бы привлечь правообладателей, патентных поверенных, имеющих опыт судебных споров по этим вопросам, не только в Казахстане, но и в России и Беларуси.


[1] Методика судебно-экспертного исследования установления тождества и сходности до степени смешения товарных знаков ЦСЭ Министерства юстиции РК (Астана-2010, Г. Алаева).

11 декабря 2014, 15:02
Источник, интернет-ресурс: Прочие

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код