Исчерпание прав на товарный знак по Договору о Евразийском Экономическом Союзе и дистрибьюторские договоры (Сауле Масалина, старший юрист, Dentons Kazakhstan)

29 сентября 2015, 17:14
Фото:

Сауле Масалина,

старший юрист,

Dentons Kazakhstan

Принцип исчерпания прав на товарный знак и связанная с ним проблема параллельного импорта - один из спорных вопросов, стоящих в настоящее время на повестке дня в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Специально для изучения данного вопроса и выработки рекомендаций при Евразийской экономической комиссии (регулирующем органе ЕАЭС) 23 июня 2014 г. была создана Рабочая группа. Она занята сейчас выработкой предложений, которые бы учитывали и интересы бизнеса (т.е. правообладателей объектов интеллектуальной собственности), и интересы потребителей. Рабочей группе 21 августа 2015 г. было дано поручение разработать до 31 декабря текущего года механизм принятия решений по возможному введению «параллельного» импорта на отдельные категории товаров.

В данной статье мы сначала рассмотрим, что означает принцип исчерпания прав. Затем обсудим некоторые положения дистрибьюторских договоров[1] в свете принципа исчерпания прав. Напоследок мы обратимся к некоторым требованиям Договора о ЕАЭС в части конкуренции, которые могут повлиять на дистрибьюторские договоры.

Что означает принцип исчерпания?

Согласно принципу исчерпания исключительных прав на товарный знак, если товар был законно введен на определенную территорию самим правообладателем или третьим лицом с его согласия, то на дальнейшее использование товарного знака в отношении такого товара согласие правообладателя не требуется.

Договор о Евразийском экономическом союзе, вступивший в силу с 1 января 2015 г., гласит: «Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака или другими лицами с его согласия». Другими словами, если товары были ввезены на территорию Казахстана самим производителем товара или с его согласия дистрибьютором, то на дальнейшую перепродажу этого товара в Казахстане, России, Беларуси, Киргизии и Армении согласие производителя не требуется.

Региональное исчерпание прав направлено на запрет параллельного импорта, при котором в страну завозится оригинальный товар, но завозится лицами, не авторизованными производителем на продажу товара в данной стране (т.к. в стране уже есть авторизованный дистрибьютор). Норма об исчерпании прав была принята еще в 2010 г. в рамках Таможенного союза (однако в Казахстане соглашение, содержавшее принцип исчерпания, было ратифицировано только в 2012 г.).

Противоположным региональному исчерпанию прав является международное исчерпание, при котором после продажи товара правообладателем (или с его согласия другим лицом) дальнейшая продажа и импорт товара возможны в любую страну мира без ограничения. Введение международного исчерпания прав на товарный знак означает легализацию параллельного импорта товаров.

Среди органов ЕАЭС и казахстанских государственных органов сформировались две противоположные две точки зрения на вопрос о том, нужно ли легализовывать параллельный импорт. Антимонопольные органы настаивают на замене регионального принципа международным, что, по их мнению, будет способствовать снижению цен на брендовые товары и тем самым поддерживать конкуренцию среди производителей, и отражать интересы потребителей. Органы в сфере регулирования торговли и экономики, напротив, считают, что должен быть сохранен принцип регионального исчерпания прав, т.к. он способствует развитию местного производства. Представители фармацевтической промышленности, например, полагают, что в случае введения международного исчерпания прав в страну хлынут низкокачественные лекарственные средства.

Рабочей группой ЕАЭС еще не были выработаны предложения по вопросу исчерпания исключительных прав. 21 августа 2015 г. состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии, на которой было поручено Рабочей группе разработать до 31 декабря текущего года механизм принятия решений по возможному введению «параллельного» импорта на отдельные категории товаров и подготовить соответствующий проект изменений в Договора о ЕАЭС. Таким образом, ожидается замена существующей системы единого регионального принципа исчерпания прав на смешанную систему: региональный принцип в качестве основного и международный принцип в качестве исключения.

Примером такой смешанной системы может служить законодательство США, в котором в качестве основного правила закреплено то, что после продажи товара правообладателем внутри страны товар может быть далее продан любым лицом без ограничений. Далее следует исключение.[2] Если товар продан за пределами США правообладателем из США или тесно связанным с ним лицом, то товар может быть импортирован в США без ограничений. Если первая продажа в США осуществлена не связанным с американским правообладателем лицом или не тесно связанным лицом, то товар не может быть импортирован в США. Импорт также не будет разрешен в случае, если товар существенно отличается от товаров, реализуемых в США местным правообладателем или тесно связанным с ним лицом.

Дистрибьюторские договоры и принцип исчерпания

В дистрибьюторских договорах одним из ключевых положений является ограничение территории ведения бизнеса дистрибьютора: на поставку товара за пределы указанной территории требуется получение предварительного согласия правообладателя (далее - «Территориальное ограничение»). Кроме того, зачастую дистрибьютор должен получить предварительное согласие правообладателя на продажу товара определенной категории покупателей (например, государственным органам и организациям с государственным участием), либо установлена квота на количество товаров, которые могут быть проданы одному покупателю.

Правило «первой продажи»

В свете свободы передвижения товаров в ЕАЭС и принципа исчерпания прав может возникнуть вопрос: правомерно ли Территориальное ограничение в том случае, если дело касается поставки товара из одного государства-члена ЕАЭС в другой. Мы полагаем, что Территориальное ограничение правомерно по следующим причинам.

На наш взгляд, правило об исчерпании прав требует, чтобы первая продажа дистрибьютором на территории ЕАЭС была осуществлена с согласия правообладателя, а на последующие продажи согласия правообладателя не нужно. Поскольку рынок ЕАЭС общий, правообладатель имеет право на дачу предварительного согласия вне зависимости от того, продается ли товар покупателю в той же стране-участнице ЕАЭС, где ведет бизнес Дистрибьютор, или покупателю из другой страны-участницы ЕАЭС. Территориальное ограничение распространяется на тот случай, когда первая продажа осуществляется с поставкой на территорию государства-члена ЕАЭС, отличного от того, где ведет бизнес Дистрибьютор. Поэтому правообладатель имеет законное право ограничить первую продажу Дистрибьютором (пусть поставка и осуществляется на территорию иного государства-члена ЕАЭС).

Форма согласия

В Договоре о ЕАЭС ничего не сказано по поводу того, в какой форме должно быть выражено согласие правообладателя на продажу товара. Полагаем, что данный вопрос оставлен на усмотрение национальных законодателей. В казахстанском законодательстве не ясно, достаточно ли письма-согласия или требуется заключение лицензионного договора.

Конечно, для правообладателя надежнее всего заключить лицензионный договор (дистрибьюторский договор с включенными в него положениями лицензионного договора приравнивается к лицензионному договору). В отсутствие лицензионного договора использование товарного знака дистрибьютором не будет квалифицировано как «использование» в смысле казахстанского Закона о товарных знаках. В результате есть риск аннулирования товарного знака на основании неиспользования по заявлению любого заинтересованного лица.

Отметим, что лицензионные договоры (а также дистрибьюторские договоры с включенными в них положениями лицензионного договора) подлежат обязательной регистрации в казахстанском национальном ведомстве под страхом недействительности. При этом, если правообладатель происходит из государства-участника Сингапурского договора о законах по товарным знакам, вместо подачи в национальное ведомство лицензионного договора стороны вправе ограничиться заявлением на регистрацию.

Согласие в отношении конкретного товара

Представляется, что согласие правообладателя относится к тем конкретным товарам, которые были ввезены и далее проданы дистрибьютором. Согласие дается, согласно Договору о ЕАЭС, «в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов». Отсюда можно сделать вывод о том, что на продажу тех товаров, которые еще не были законно введены в гражданский оборот, правообладатель согласия еще не давал. То есть, согласие правообладателя не покрывает все товары данного вида и под данным товарным знаком, которые в будущем могут быть ввезены в страну Дистрибьютором. На каждый вновь ввозимый товар требуется согласие правообладателя.

Дистрибьюторские договоры и правила о конкуренции

Казахстанским Законом о конкуренции запрещены антиконкурентные соглашения между субъектами рынка, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе касающиеся ограничения доступа на товарный рынок.

В Договоре о ЕАЭС аналогично запрещаются вертикальные соглашения, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции. Среди признаков ограничения конкуренции есть следующие:

- отказ субъектов рынка от самостоятельных действия на товарном рынке,

- определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между субъектами рынка либо в результате согласования между субъектами рынка своих действий на товарном рынке,

- иные обстоятельства, создающие возможность для субъекта рынка в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке.

Вопрос заключается в том, можно ли усмотреть в Территориальном ограничении ограничение доступа дистрибьютору на товарный рынок и, как следствие, признать Территориальное ограничение противоречащим законодательству (тем самым недействительным).

Согласно Закону о конкуренции существуют определенные исключения, когда соглашения не рассматриваются как антиконкурентные. Одним из таких исключений являются договоры об осуществлении прав интеллектуальной собственности. Дистрибьюторские договоры являются смешанными договорами: они содержат нормы об организации дистрибьюторского бизнеса и нормы об осуществлении прав интеллектуальной собственности. Последние являются лицензионными условиями. Если эти лицензионные условия составлены, а затем оформлены в соответствии с императивными нормами законодательства РК, то, на наш взгляд, соответствующий дистрибьюторский договор может подпадать под договор об осуществлении прав интеллектуальной собственности в смысле Закона о конкуренции. Соответственно, Территориальное ограничение не будет рассматриваться как ограничивающее доступа дистрибьютору на товарный рынок и будет законно.

Таким образом, грамотное составление и оформление дистрибьюторского договора (в том числе, условий о Территориальном ограничении и лицензионных условий) поможет избежать риска (существенно снизить риск) признания договора недействительным на основании противоречия Закону о конкуренции.

* * *

В качестве заключения отметим, что законодательство ЕАЭС находится на начальном этапе развития, практика его применения (по крайней мере, в части исчерпания исключительных прав) отсутствует. Более того, несмотря на то, что Договор о ЕАЭС вступил в силу только в этом году, Рабочая группа по изучения вопроса исчерпания прав уже рассматривает предложения о внесении изменений в Договор о ЕАЭС. Поэтому правообладателям, работающим на рынке ЕАЭС, рекомендуется пристально следить за изменениями в законодательстве ЕАЭС.

[1] Наш анализ в равной степени относится и к дилерским договорам.

[2] K. Reed, Levi Strauss v. Tesco and E.U. Trademark Exhaustion: A Proposal for Change // Northwestern Journal of International Law & Business, Vol.23, Issue 1, Fall 2002. P.185-186.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?