Правовые аспекты неиспользования товарного знака в Казахстане (Жанна Абылханова, Патентный Поверенный РК, партнер Legalmax Law Firm)

Правовые аспекты неиспользования товарного знака в Казахстане

Жанна Абылханова,

Патентный Поверенный РК,

партнер Legalmax Law Firm

Согласно официальной статистике Республиканского государственного предприятия «Национальный институт интеллектуальной собственности» (далее - «Ведомство»), в Казахстане в 2018 г. было подано 5 488 заявок на товарные знаки. По состоянию на январь 2018 г. всего за период работы Ведомства в Республике Казахстан охраняется 115 743 товарных знаков^[1]. С каждым годом количество зарегистрированных товарных знаков увеличивается, в связи с чем, актуален вопрос признания регистрации товарного знака недействительной на основании неиспользования, т.е. аннулирования его действия.

Не секрет, что товарный знак после регистрации зачастую может просто не использоваться правообладателем либо использоваться только в отношении части зарегистрированных товаров/услуг. Возможность аннулирования действия регистрации товарного знака дает третьим лицам право получить правовую охрану на данный либо сходный до степени смешения товарный знак, который не используется правообладателем в течение определенного времени, установленного законодательством.

В данной публикации рассмотрим правовые аспекты неиспользования данного объекта интеллектуальной собственности.

Что такое товарный знак?

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года № 456^[2] (далее - «Закон о товарных знаках»), товарным знаком, знаком обслуживания является обозначение, зарегистрированное или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц. Также, Закон о товарных знаках определяет, что в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров или услуг других лиц.

Учитывая вышеизложенное, товарный знак - это обозначение (слово, буква, цифра и т.д.), которому должным образом предоставлена правовая охрана в Казахстане и используется для отличия однородных товаров (услуг) одних участников рынка от других.

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан^[3] (далее - «ГК РК») и Законом о товарных знаках, правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан предоставляется на основании их регистрации (национальные регистрации), а также без регистрации в силу международных договоров, участницей которых является Республики Казахстан (международные регистрации). Вместе с тем, Закон о товарных знаках определяет, что исключительное право на товарный знак возникает с даты регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков. А последний ведется только в отношении национальных регистраций. Таким образом, в этой части положения Закона о товарных знаках противоречивы. То есть правовая охрана предоставляется и национальным и международным регистрациям, но исключительное право возникает, почему-то, как будто только у национальных регистраций.

Таким образом, обозначение только после его регистрации (национальной либо международной) в Республике Казахстан становится товарным знаком и у его владельца возникает исключительное право пользования и распоряжения им.

По общему правилу, право распоряжения представляет собой юридически обеспеченную возможность определять юридическую судьбу имущества. Иными словами, владелец товарного знака может как предоставлять, так и запрещать третьим использовать в Казахстане свой товарный знак либо обозначение сходное до степени смешения с его товарным знаком. Те есть любое использование товарного знака владельца либо обозначения сходного до степени смешения с его товарным знаком без разрешения владельца будет считаться нарушением исключительного права владельца, что влечет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с Законом о товарных знаках, после регистрации товарного знака в Казахстане, владелец товарного знака обязан его использовать. Иначе, существует риск аннулирования товарного знака третьими лицами. До внесений изменений и дополнений в законодательство интеллектуальной собственности Республики Казахстан^[4], которые вступили в силу 3 июля 2018 г. (далее - «Изменения»), риск аннулирования товарного знака был в 2-х случаях: а) при неиспользовании его непрерывно первые 3 года после его регистрации; а также б) при неиспользовании товарного знака в течении 3-х лет предшествующих дате подачи возражения. Однако, к счастью, на данный момент риск аннулирования возникает только при неиспользовании товарного знака более 3-х лет, предшествующих дате подачи возражения.

Учитывая вышеизложенное, в целях исключения риска нарушения исключительного права владельца, а также аннулирования товарного знака в Казахстане на основании неиспользования, очень важно понимать и определить, что же понимается под его использованием.

Использование товарного знака

В соответствии с ГК РК (п.2 ст. 1025), использованием товарного знака считается любое его введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации. Также заключение лицензионного договора на пользование товарным знаком считается его использованием (ст.1028 ГК РК).

Закон о товарных знаках предусматривает следующее определение: использование товарного знака - размещение товарного знака на товарах и при оказании услуг, в отношении которых они охраняются, на их упаковках, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, а также иное введение их в оборот (п.9 ст.1 Закона о товарных знаках).

Также доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании договора о передаче права на товарный знак. Использованием товарного знака может признаваться изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, иной деловой документации, передача права на товарный знак или при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение их в оборот (п.4 ст.19 Закона о товарных знаках).

Таким образом, по нашему мнению, прямым доказательством использования товарного знака является использование его на продукции владельца путем производства, реализации, импорта, хранения такой продукции, предоставления услуг под таким товарным знаком на территории Казахстана, а также заключение лицензионных договоров.

При оценке доказательств по использованию товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, иной деловой документации, а также при уступки товарного знака необходимо учитывать подтверждение данных фактов использования на практике. Иными словами, если товарный знак, которым маркируется товар был использован в деловой переписке, но фактически сам товар не производился и не вводился в гражданский оборот иным способом, то такое доказательство может быть оспорено и, по нашему мнению, не является прямым доказательством использования.

При этом, для целей доказательства использования достаточно использование лицензиатом (сублицензиатом) на основании соответствующего должным образом зарегистрированного договора об использовании товарного знака в Казахстане.

Аннулирование товарного знака

Как уже было упомянуто выше, любое заинтересованное лицо может оспорить регистрацию товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака более 3-х лет, предшествующих дате подачи возражения. Товарный знак может быть аннулирован как в отношении всего перечня товаров и услуг, так и в отношении части товаров и услуг.

До Изменений, прекращение действие регистрации рассматривалось и решалось в досудебном порядке в уполномоченном органе по досудебному рассмотрению возражений заявителей Министерства юстиции Республики Казахстан (Апелляционном совете). На данный момент, такие споры рассматриваются только в судебном порядке. После вступления в силу Изменений, на сегодняшний момент уже сложилась определённая судебная практика по рассмотрению споров по аннулированию товарного знака на основании его неиспользования.

Судебная практика

Для наглядности рассмотрим пример судебного разбирательства об успешном аннулировании товарного знака в Казахстане в ноябре 2018 г.

Суть спора заключалось в том, что компания «А» (далее - «Истец») обратилась в гражданский суд с исковым заявлением о досрочном аннулировании товарных знаков иностранной компании «Б» (далее - «Ответчик») в Казахстане на основании неиспользования. С учетом того, что товарные знаки компании «Б» были зарегистрированы в отношении алкогольной продукции, в качестве доказательств неиспользования товарных знаков истцом были предоставлены следующие доказательства, подтверждающие отсутствие:

· регистрации договоров о предоставлении права на товарные знаки Ответчика;

· регистрации Ответчика в Казахстане в качестве производителя либо импортера товаров, маркированных товарными знаками и соответственно невозможность получить учетно-контрольные марки для маркировки алкогольной продукции в Казахстане, что является обязательным;

· у Ответчика сертификатов соответствия на продукцию, маркированную товарными знаками Ответчика;

· продукции, маркированной товарными знаками Ответчика на рынке Казахстане, что подтверждается письменными документами.

В результате разбирательства, суд вынес решение в пользу Истца об аннулировании товарных знаков Ответчика на основании их неиспользования в Казахстане.

Особенности судопроизводства

Вышеуказанные споры часто возникают в ситуации, когда товарные знаки одного субъекта рынка «мешают» регистрации схожих до степени смешения либо идентичных обозначений других лиц. В таких случаях, владелец товарного знака для сохранения своего исключительного права на товарный знак, должен представить доказательства использования товарного знака в течение 3-х лет предшествующих подаче искового заявления в суд, как было упомянуто ранее. При этом, важно отметить, что кроме наличия доказательств неиспользования ответчиком товарного знака, необходимо доказывать также заинтересованность истца в аннулировании такого товарного знака. Однако, владелец товарного знака может представить доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Законодательство о товарных знаках Казахстана не определяет подсудность дел об аннулировании товарных знаков на основании его неиспользовании. По общему правилу, иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Однако, как известно, большинство товарных знаков в Казахстане принадлежат иностранным юридическим лицам, которые не имеют зарегистрированных филиалов либо представительств в Казахстане. Также в силу ст. 30 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан^[5], иск к юридическому лицу может быть предъявлен также по месту нахождения его имущества. А так как в соответствии со ст. 115 ГК РК, товарные знаки относятся к имущественным благам и в соответствии с Законом о товарных знаках, Ведомство регистрирует товарные знаки в Государственном реестре товарных знаков и выдает охранные документы и их дубликаты, осуществляет прекращение действия регистрации и признание ее недействительной, то, в случаях, когда правообладатель товарного знака не имеет присутствия в Казахстане, подсудность может определяться по местонахождению Ведомства.

Таким образом, после соответствующей регистрации товарного знака в Казахстане важно не забывать об обязанности его владельца использовать его, и даже, возможно, вовремя предпринять упреждающие шаги в целях исключения досрочного аннулирования на таком основании в судебном порядке третьими заинтересованными лицами.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, сотрудники нашей компании будут рады ответить и проконсультировать Вас по любым вопросам в отношении интеллектуальной собственности.