Рынок франчайзинга: как защитить свою интеллектуальную собственность (Наталия Шаповалова, юрист Dentons Kazakhstan, патентный поверенный РК)

Рынок франчайзинга:
как защитить свою интеллектуальную собственность

 

Наталия Шаповалова,

юрист Dentons Kazakhstan,

патентный поверенный РК

 

История франчайзинга берет начало в 1945 году в США, где предприниматели Ирвин Роббинс и Бертон Баскин открывали кафе-мороженое и продавали их предпринимателям на условиях работы под товарным знаком Baskin Robbins.

Основу рынка франчайзинга в Казахстане положили два проекта. В 1994 году был построен завод по производству напитков Coca-Cola, чуть позже казахстанский отель «Рахат Палас» стал работать под брендом международной гостиничной сети Hayatt[1].

Однако массовый рынок иностранных франчайзинг-проектов в стране начался с магазинов одежды, точек общественного питания и сетей супермаркетов. В качестве примера можно назвать сеть магазинов Adidas, кафе Baskin Robbins, сеть супермаркетов «Рамстор», рестораны быстрого питания Hardee’s, KFC и Burger King, кофейни Gloria Jean’s Coffees и «Шоколадница», российскую сеть по производству мороженого «33 пингвина», сеть магазинов с товарами для детского творчества «Оранжевый слон», магазины обуви и кожаных изделий «Эконика». По схеме франчайзинга в Казахстане открываются также отели всемирно известных гостиничных сетей, например, отель InterContinental.

Во всех этих проектах франчайзером выступают иностранные компании. Вплоть до 2007 года первое место принадлежало франчайзерам из США. В последние несколько лет на казахстанском рынке начали преобладать российские компании. Если говорить о сегментах бизнеса, где франчайзинг наиболее популярен, то на первом месте находится рынок модной одежды, далее - ресторанный бизнес, салоны красоты, спортивные клубы[2]. Первым франчайзером среди казахстанских компаний стала компания «Сеймар», которая начинала работу на рынке сельскохозяйственной продукции, в том числе птицеводческой[3], а впоследствии выросла в промышленно-инвестиционную корпорацию. В настоящее время франчайзерами является целый ряд казахстанских компаний, среди наиболее крупных - модный дом Kuralai, поставщик кабельного вещания «Алма-ТВ», компания «Астана моторс».

Посмотрим на рынок франчайзинга в цифрах. Доля франчайзинговых отношений в структуре малого и среднего бизнеса в Казахстане пока мала, но можно отметить постепенный рост. До 2009 года она составляла 2%, в 2010-м - 3%, а в 2013-м - 3,5%. Количество иностранных франшиз, действующих в республике в 2013 году, достигло 340 против 220 в 2010-м. Количество отечественных франшиз в разы меньше - всего девять в 2010 году и 14 - в 2013-м. При этом количество отечественных франшиз, представленных за рубежом, ничтожно мало - две франшизы в 2010-м и четыре франшизы в 2013 году[4].

Учитывая активную популяризацию франчайзинга в Казахстане, можно предположить, что рынок будет развиваться и дальше. Формируется и совершенствуется правовая база в частиотношений между сторонами франчайзингового договора. Особого регулирования для данного рынка нет, здесь действуют нормы, применимые ко всем субъектам гражданского оборота, работающим в конкретном секторе экономики. Бизнес-модель, использование которой получает франчайзи по франчайзинговому договору, является нематериальным активом. К нему относятся фирменное наименование, товарные знаки, коммерческая тайна (ноу-хау, секреты производства), объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы). Все это - объекты интеллектуальной собственности, и основной массив правового регулирования франчайзинговых отношений составляют именно нормы, связанные с их охраной и защитой.

 

NB info

Франчайзинг - это предпринимательская деятельность, при которой владелец определенного вида бизнеса (франчайзер) за плату передает другой стороне право использовать разработанную им бизнес-модель для дублирования. Лицо, получившее такое право (франчайзи), обязуется предоставлять услуги и (или) предлагать товары в соответствии со спектром услуг и товаров, предоставляемых франчайзером, и гарантировать качество, не уступающее качеству, предлагаемому самим франчайзером. Таким образом, потребитель должен получить товары и (или) услуги сложившегося качества независимо от места их приобретения.

 

Интеллектуальная собственность - основа франчайзинговых отношений

Франчайзинговые отношения строятся вокруг объектов интеллектуальной собственности, поэтому франчайзеру прежде всего следует определить, какие объекты интеллектуальной собственности, передаваемые по договору, охраняются в Казахстане и заранее предпринять меры по обеспечению их охраны.

В силу особенностей возникновения исключительного права на разные объекты интеллектуальной собственности, объект, являющийся интеллектуальной собственностью, например, в США, может не быть таковым в Казахстане. Не является редкостью, когда по франчайзинговому договору передаются права, которые в Казахстане даже не возникли.

Важность обеспечения должной охраны объекта интеллектуальной собственности состоит в следующем. Правообладатель имеет право на использование своего объекта независимо от соблюдения каких-либо формальностей. Должная охрана обеспечивает правообладателю возможность запрещать третьим лицам использовать объект интеллектуальной собственности без его разрешения. Нередкой бывает и ситуация, когда недобросовестные предприниматели получают охрану объекта интеллектуальной собственности на свое имя и позже препятствуют деятельности компании.

Должная охрана позволит франчайзеру контролировать использование объекта франчайзи. Франчайзи, в свою очередь, можно рекомендовать проверить наличие охраны у передаваемых по договору объектов интеллектуальной собственности, поскольку роялти по договору составляет, прежде всего, платеж за использование этих объектов.

Можно выделить три режима возникновения исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. Такое право возникает с момента:

- создания объекта или выражения объекта в объективной форме (группа 1);

- регистрации объекта в уполномоченном органе (группа 2);

- создания объекта, , при том, что для обеспечения охраны выполняются определенные условия (группа 3).

К первой группе относятся объекты авторского права и смежных прав (перечень объектов смежных прав в законодательстве Казахстана исчерпывающий, это исполнения, фонограммы и программы передач), они охраняются с момента создания и для возникновения исключительного права на них соблюдать какие-либо формальности не нужно. Иностранным франчайзерам следует знать, что на территории Казахстана, помимо объектов авторского права и смежных прав, которые созданы казахстанскими гражданами, а также которые находятся на территории Казахстана в какой-либо объективной форме, охраняются также объекты авторского права и смежных прав, подлежащие охране в странах - членах Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 года, Всемирной конвенции об авторском праве 1952 года, а также Международной конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 года.

Ко второй группе относятся товарные знаки, объекты промышленной собственности, а также селекционные достижения (сорта растений и породы животных).

Регистрацию объектов интеллектуальной собственности осуществляет Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК. Решение о регистрации принимается на основании заключения Национального института интеллектуальной собственности о соответствии признакам патентоспособности объектов промышленной собственности и о различительной способности товарного знака и отсутствии нарушения прав третьих лиц.

Здесь следует упомянуть о некоторых положениях закона о франчайзинге[5], которые могут вызвать проблемы при заключении договора. Закон о франчайзинге указывает, что в случае, если объект интеллектуальной собственности не зарегистрирован на территории Республики Казахстан, регистрация такого осуществляется по усмотрению сторон. Это положение противоречит не только положениям Гражданского кодекса РК[6], но и принципам, закрепленным в международных договорах. Можно рекомендовать франчайзеру регистрировать объекты группы 2, как того требуют специальные законы в сфере интеллектуальной собственности, поскольку без регистрации право не возникает и, соответственно, не может быть передано.

Не подлежит регистрации и охраняется в качестве коммерческой тайны (в законодательстве Казахстана используется термин «нераскрытая информация») информация, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

- информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;

- к ней нет свободного доступа на законном основании;

- обладатель информации предпринимает меры к охране ее конфиденциальности.

Кратко остановимся на потенциале этого объекта интеллектуальной собственности. В качестве коммерческой тайны может охраняться информация, которая как подлежит (например, изобретение), так и не подлежит охране в качестве иного объекта интеллектуальной собственности (например, идея), а также информация, охрана которой в иной форме является неэффективной (например, методы управления, алгоритмы в качестве объектов авторского права, поскольку авторское право охраняет лишь форму выражения мысли). Очень часто выбирают режим коммерческой тайны, поскольку этот институт не требует выполнения большого количества формальностей и обеспечение условий охраны коммерческой тайны зависит исключительно от правообладателя. В отличие, например, от процедуры регистрации изобретения. Более того, срок охраны коммерческой тайны неограничен, коммерческая тайна охраняется, пока выполняются условия ее охраны. В отличие от объектов промышленной собственности, например, для которых законодательством установлен определенный срок охраны. Дабы избежать длительной процедуры регистрации, компании принимают решение охранять те или иные результаты интеллектуальной деятельности в качестве коммерческой тайны.

Особо отметим такой объект интеллектуальной собственности, как фирменное наименование. Этот объект не подлежит специальной регистрации, право на фирменное наименование возникает у компании с момента регистрации ее в реестре юридических лиц Казахстана. В силу международных обязательств Казахстана, на его территории без соблюдения каких-либо формальностей охраняются также фирменные наименования компаний, которые охраняются в странах - членах Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. Каждое государство - член конвенции охраняет фирменные наименования всех стран-участников без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли фирменное наименование частью товарного знака.

Фирменное наименование франчайзера часто используется франчайзи тогда, когда оно зарегистрировано и как товарный знак. В таких случаях фирменное наименование используется в маркировке товаров, оформлении торговых площадей, в рекламе, деловой документации и иным образом. Встречаются ситуации, когда франчайзи в Казахстане регистрируют компанию с использованием товарного знака или фирменного наименования франчайзера. В этой ситуации у франчайзи возникает исключительное право на свое фирменное наименование. Если франчайзи откажется сменить фирменное наименование в добровольном порядке, то обязать его сделать это можно только через суд. В связи с этим можно рекомендовать франчайзеру предпринять необходимые действия с целью предотвратить регистрацию компании с использованием в фирменном наименовании товарного знака или оригинальной части фирменного наименования франчайзера. Конечно, если это не является условием франшизы.

Учитывая, что в настоящий момент франчайзинг в Казахстане преобладает в сегменте малого и среднего бизнеса, чаще всего предметом франчайзинговых договоров являются товарные знаки, фирменные наименования, объекты авторского права. Объекты промышленной собственности предметом франчайзинговых договоров являются очень редко.

 

Франчайзинговый договор

Необходимо учитывать и требования к форме франчайзингового договора. Он обязательно включает в себя положения, касающиеся использования объектов интеллектуальной собственности, и эти положения являются основными для данного договора. Иными словами, франчайзинговый договор есть разновидность лицензионного договора. Специальные законы в сфере интеллектуальной собственности требуют, чтобы лицензионные договоры в отношении ряда объектов интеллектуальной собственности (объекты группы 2) были зарегистрированы. Регистрация лицензионного договора является фактом, определяющим возникновение прав и обязанностей сторон по лицензионному договору. При этом лицензионный договор вступает в силу с момента регистрации и несоблюдение требования о регистрации является основанием для признания договора недействительным. Комитет осуществляет регистрацию любых изменений в отношении зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности. Прежде всего это выдача лицензионных договоров.

В настоящий момент в законодательстве Казахстана имеется противоречие между специальными нормами, регулирующими франчайзинговые отношения, и общими нормами о лицензировании объектов интеллектуальной собственности. Закон о франчайзинге требует, чтобы франчайзинговый договор был заключен в простой письменной форме.

В качестве практического совета в данной ситуации можно предложить сторонам заключать к франчайзинговому договору лицензионный договор (в короткой форме), который будет регулировать вопросы использования товарных знаков, объектов промышленной собственности, селекционных достижений и будет подан на регистрацию. Это позволяет также сохранить конфиденциальность некоторых положений договора, которые не касаются зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности.

Ожидается, что указанное противоречие будет устранено рассматриваемыми в настоящий момент парламентом изменениями и дополнениями в законодательные акты Казахстана по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности. В соответствии с проектом в Гражданский кодекс РК и закон о франчайзинге будет внесена норма об обязательной государственной регистрации договора франчайзинга, относящегося к зарегистрированным объектам промышленной собственности, средствам индивидуализации (товарным знакам) и селекционным достижениям.

Таким образом, при заключении франчайзингового договора необходимо помнить о следующем:

- обеспечить в Казахстане охрану объектов интеллектуальной собственности, которые являются предметом франчайзингового договора;

- зарегистрировать франчайзинговый договор в части зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, что гарантирует действительность прав и обязанностей по франчайзинговому договору.

 

Цитаты

В Казахстане основу рынка франчайзинга положили два проекта. В 1994 году был построен завод по производству напитков «Coca-Cola», чуть позже казахстанский отель «Рахат Палас» стал работать под брендом международной гостиничной сети Hayatt. В качестве примеров франчайзинг-проектов можно назвать сеть магазинов Adidas, кафе Baskin Robbins, сеть супермаркетов «Рамстор», рестораны быстрого питания Hardee’s, KFC и Burger King, кофейни Gloria Jean’s Coffees и «Шоколадница», российскую сеть по производству мороженого «33 пингвина» и другие.

В настоящее время среди наиболее крупных казахстанских компаний-франчайзеров находятся модный дом Kuralai, поставщик кабельного вещания «Алма-ТВ», компания «Астана Моторс». Основной массив правового регулирования франчайзинговых отношений составляют именно нормы, связанные с охраной и защитой объектов интеллектуальной собственности.

Нередкой бывает ситуация, когда недобросовестные предприниматели получают охрану объекта интеллектуальной собственности на свое имя и позже препятствуют деятельности компании.

Иностранным франчайзерам следует знать, что на территории Казахстана, помимо объектов авторского права и смежных прав, которые созданы казахстанскими гражданами, а также которые находятся на территории Казахстана в какой-либо объективной форме, охраняются также объекты авторского права и смежных прав, подлежащих охране в странах - членах Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 года, Всемирной конвенции об авторском праве 1952 года, а также Международной конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 года.

Дабы избежать длительной процедуры регистрации, компании принимают решение охранять те или иные результаты интеллектуальной деятельности в качестве коммерческой тайны.

Если франчайзи откажется сменить фирменное наименование в добровольном порядке, то обязать его сделать это можно только в судебном порядке.

В настоящий момент в законодательстве Казахстана имеет место противоречие между специальными нормами, регулирующими франчайзинговые отношения, и общими нормами о лицензировании объектов интеллектуальной собственности.

 

[1] Кисиков Б. Франчайзинг в Казахстане. - Алматы: Издательство «BookinEast», 2007. - С. 70, 71.

[2] Рыскулова Ж.О. Современное состояние и перспективы развития франчайзинга/ Интернет-проект G-Global. URL: https://www.group-global.org/ru/lecture/view/2957.

[3] Кисиков Б. Франчайзинг в Казахстане. - С. 71.

[4] Вестник Союза франчайзинга. - 2014. - № 1. - С. 33.

[5] Закон Республики Казахстан «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» от 24 июня 2002 г. № 330-II.

[6] Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 г. № 409-I (Особенная часть).