То, что все хотели знать: Подтверждение исключительных прав при частной финансовой инициативе (А.Капышева, аналитик Казахстанского центра ГЧП)

То, что все хотели знать:
Подтверждение исключительных прав при частной финансовой инициативе

 

 

Алия Капышева,

аналитик Казахстанского центра ГЧП

 

На сегодняшний день в Казахстане в различных отраслях экономики реализуется более 200 инвестиционных проектов по модели государственно-частного партнерства. Такие проекты как правило инициируются государством. Но законодательством предусмотрена возможность реализации проекта государственно-частного партнерства через частную финансовую инициативу от бизнеса. Частная финансовая инициатива - механизм привлечения инвестиций, довольно широко распространенный в мире. В нашем законодательстве механизм частной финансовой инициативы реализуется через процедуру прямых переговоров по определению частного партнера.

Одним из оснований, позволяющих начать прямые переговоры, является наличие у потенциального частного партнера исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности.

Однако в специальном законодательстве о государственно-частном партнерстве не раскрывается, какими документами подтверждается наличие исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности. В открытых источниках литературы попыток раскрыть данный вопрос также не обнаруживается.

Между тем, при инициации прямых переговоров едва ли не на первом месте у потенциальных частных партнеров и представителей государственных органов стоит вопрос о том, какими документами подтверждаются исключительные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности.

Гражданские начала права интеллектуальной собственности установлены главой 5 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года - далее ГК РК.

Согласно пункту 2 статьи 961 ГК РК к результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания;

3) изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

4) селекционные достижения;

5) топологии интегральных микросхем;

6) нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);

7) другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, предусмотренных Кодексом или иными законодательными актами.

Правоотношения, возникающие в связи с созданием и использованием результатов интеллектуальной творческой деятельности, помимо норм ГК РК регулируются отдельными законодательными актами:

произведения науки, литературы и искусства, исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания - Законом Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»;

изобретения, полезные модели, промышленные образцы (промышленная собственность) - Патентным законом Республики Казахстан от 16 июля 1999 года;

селекционные достижения - Законом Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений»;

топологии интегральных микросхем - Законом Республики Казахстан от 29 июня 2001 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем»;

нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау) - главой 55 ГК РК.

На основе анализа положений данных специальных законодательных актов, регулирующих правоотношения в области исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, в рамках настоящей статьи предпринята попытка раскрыть вопрос подтверждения исключительных прав потенциальными частными партнерами.

Статья 964 ГК РК определяет исключительного права на результат интеллектуальной творческой деятельности как имущественное право их обладателя использовать объект интеллектуальной собственности (в нашем случае результат интеллектуальной творческой деятельности) любым способом по своему усмотрению.

Как возникают исключительные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности?

Статья 962 ГК РК гласит, что права на объекты интеллектуальной собственности возникают в силу факта их создания либо вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным государственным органом в случаях и в порядке, предусмотренных ГК РК и иными законодательными актами.

Кроме того, необходимо учитывать, что согласно общим началам гражданского законодательства исключительные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, имея природу имущественных прав могут передаваться. Так, статья 965 ГК РК гласит, что исключительные права на объект интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено ГК РК или иными законодательными актами, могут быть переданы их правообладателем полностью или частично по договору другому лицу, а также переходят в порядке универсального правопреемства по наследству и в результате реорганизации юридического лица - правообладателя.

Если с возникновением прав в силу факта их создания все более-менее ясно, то для того, чтобы разобраться с предоставлением правовой охраны уполномоченным государственным органом, а также их передачей, нужно более углубленно рассмотреть нормы ГК РК и вышеуказанных законодательных актов.

Произведения науки, литературы и искусства. Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» регулирует отношения в области интеллектуальной собственности, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), постановок, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания (смежные права). Пункт 1 статьи 7 указанного закона установил, что объектами авторского права (то есть произведениями науки, литературы и искусства) являются:

литературные произведения;

драматические и музыкально-драматические произведения;

сценарные произведения;

произведения хореографии и пантомимы;

музыкальные произведения с текстом или без текста;

аудиовизуальные произведения;

произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства;

произведения прикладного искусства;

произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства;

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

программы для ЭВМ;

иные произведения.

Авторское право представляет собой личные неимущественные и имущественные права автора.

В свою очередь имущественное право автора и (или) иного правообладателя осуществлять, разрешать и запрещать использование произведения любым способом в течение установленного срока, и является его исключительным правом.

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей.

В то же время автор либо иной правообладатель для подтверждения обладания исключительными правами на произведение в любое время в течение срока охраны авторского права, либо действия соответствующих договоров вправе зарегистрировать их в государственном реестре прав на объекты, охраняемые авторским правом.

Подтверждением государственной регистрации прав на произведения, охраняемые авторским правом, является выдача свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права и занесение сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом.

Автором произведения может быть только физическое лицо, то есть для подтверждения исключительных прав на произведение физическому лицу-автору достаточно предоставить только экземпляр произведения.

Однако частным партнером могут быть только индивидуальные предприниматели, простое товарищество, консорциум или юридические лица, поэтому в данном случае исключительные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности должны быть переданы от физического лица индивидуальному предпринимателю, простому товариществу, консорциуму или юридическому лицу.

Таким образом, подтверждение обладания исключительными правами для инициирования прямых переговоров путем представления лишь экземпляра произведения, по нашему мнению, недостаточно.

Передача имущественных (исключительных) прав на произведение полностью или частично может быть осуществлена по авторскому договору о передаче исключительных прав (договор об уступке имущественных прав).

Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам.

Если произведение было создано в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), то исключительные права на служебное произведение принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено в договоре между ним и автором. То есть в данном случае принадлежность исключительных прав подтверждается договором либо дополнительным соглашением между автором и работодателем (трудовой договор).

Также произведение может быть создано по заказу какого-либо лица, по авторскому договору заказа, который должен предусматривать условие о передаче исключительных прав на произведение заказчику.

Помимо вышеперечисленных случае передачи исключительного права необходимо учесть, что авторские права передаются не только по договорам, но и в порядке наследования по закону или по завещанию. В этом случае имущественные (исключительные) права, если они не были переданы при жизни автора, по нашему мнению будут подтверждаться свидетельством о праве на наследство.

Опираясь на вышеизложенное, на наш взгляд, документами, подтверждающими наличие у потенциального частного партнера исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства будут: свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права, авторский договор о передаче исключительных прав (договор об уступке имущественных прав), трудовой договор, авторский договор заказа, свидетельство о праве на наследство.

Исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания. На исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания распространяются смежные права, которые согласно законодательству, представляют собой имущественные права исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания. Имущественное право в свою очередь и представляет собой исключительное право правообладателя смежных прав осуществлять, разрешать и запрещать использование объекта смежных прав любым способом в течение установленного срока.

Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей, то есть по аналогии с авторскими правами не требуется обязательная регистрация смежных прав.

Исключительные права на исполнения, постановки, фонограммы и организации эфирного и кабельного вещания, могут быть уступлены полностью или частично, а также могут быть переданы для использования по лицензионному договору о передаче исключительных или неисключительных прав.

Неисключительные права (в составе авторских или смежных прав). В отношении произведений, исполнений, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания от исключительных прав необходимо отличать так называемые «неисключительные права», когда одновременно с правообладателем другие лица могут использовать, имея на то соответствующее разрешение автора или иного правообладателя, кроме случаев, установленных законом.

Неисключительные права также, как и исключительные, передаются по авторским договорам (в отношении произведений науки, литературы и искусства) и по лицензионным договорам (в отношении исполнений, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания).

Государственным органам, принимающим заявки на инициирование прямых переговоров, необходимо учитывать, что авторские договора либо лицензионные договора о передаче неисключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, предоставленные потенциальным частным партнером, не могут подтверждать основание для начала прямых переговоров, установленное подпунктом 1) пункта 2 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве», так как эти права не являются исключительными.

Также особо необходимо учитывать, что согласно пункту 4 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах», права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное.

То есть при поступлении заявки на инициирование прямых переговоров уполномоченным лицам государственных органов следует изучить предоставленные договора на предмет наличия положений о передаче исключительных прав, и только в этом случае принимать такие договора в качестве основания для начала прямых переговоров.

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы (промышленная собственность). В отличие от авторских и смежных прав исключительные права на объекты промышленной собственности подлежат обязательной регистрации. Имущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов промышленной собственности регулируются Патентным законом от 16 июля 1999 года.

Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняются патентом. Патент удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на объект промышленной собственности.

Исключительное право патентообладателя состоит в имущественном праве на использование объекта промышленной собственности любым способом по своему усмотрению.

Исключительное право на объект промышленной собственности передается другому физическому или юридическому лицу по договору уступки. При этом передача исключительного права на объект промышленной собственности подлежит регистрации в соответствующем государственном реестре.

Кроме того, охранный документ на объект промышленной собственности и (или) право на его получение переходят по наследству или в порядке правопреемства.

Согласно пункту 1 статьи 14-1 Патентного закона от 16 июля 1999 года регистрация передачи исключительного права на объекты промышленной собственности осуществляется путем внесения сведений в соответствующие государственные реестры в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления заинтересованной стороны договора.

Регистрация передачи исключительного права осуществляется экспертной организацией в соответствующих государственных реестрах. Экспертной организацией согласно решению Правительства выступает Республиканское государственное предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности». Соответствующие государственные реестры размещаются на интернет-ресурсе экспертной организации. Сведения о регистрации публикуются еженедельно в официальном периодическом издании по вопросам охраны объектов промышленной собственности.

Официальное периодическое издание по вопросам охраны объектов промышленной собственности публикуется на сайте Республиканского государственного предприятия «Национальный институт интеллектуальной собственности» еженедельно. В бюллетене «Промышленная собственность» сведения о выдаче охранных документов на объекты промышленной собственности, а также сведения о продлении, восстановлении, досрочном прекращении действия охранных документов и об изменениях записей в соответствующих государственных реестрах.

В этой связи, по-нашему мнению, документами, подтверждающими принадлежность потенциальному частному партнеру исключительных прав на объекты промышленной собственности, будут патент, зарегистрированный договор о передаче исключительного права (договор уступки) либо выписка из соответствующего государственного реестра.

Для дополнительной проверки государственные органы при поступлении заявки на инициацию прямых переговоров могут проверить сведения в соответствующих бюллетенях, опубликованных на интернет-ресурсе экспертной организации.

Право пользования объектом промышленной собственности. От исключительного права на объект промышленной собственности следует отличать право пользования объектом промышленной собственности. Если в первом случае патентообладатель может использовать объект любым способом по своему усмотрению, то во втором случае объект промышленной собственности может использоваться только определенным образом, указанным патентообладателем.

Право использования объектов промышленной собственности определенным образом, передается патентообладателем (лицензиаром) на основе лицензионных и сублицензионных договоров.

Любое лицо, не являющееся патентообладателем (лицензиат), вправе использовать охраняемый объект промышленной собственности с разрешения патентообладателя (лицензиар) на основе лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии или иного договора с лицензиаром, включающего условия лицензионного договора (лицензионный договор).

Лицензионный договор может предусматривать различный объем прав, передаваемых патентообладателем (лицензиаром) лицензиату:

простая, неисключительная лицензия - патентообладатель может и далее использовать объект промышленной собственности и выдавать лицензии другим лицам;

единственная лицензия - патентообладатель может и далее использовать объект промышленной собственности, но не имеет право выдачи лицензии другим лицам

исключительная лицензия - патентообладатель далее не может использовать объект промышленной собственности и выдавать лицензии другим лицам.

Лицензиат вправе передать другому лицу (сублицензиат) право на использование объекта промышленной собственности на основании сублицензионного договора или договора комплексной предпринимательской сублицензии с учетом условий лицензионного договора.

Поскольку договоры о предоставлении права на использование объекта промышленной собственности и дополнительные соглашения заключаются в письменной форме и подлежат регистрации в соответствующем государственном реестре, лицензионные договора и сублицензионные договора должны быть зарегистрированы.

Помимо лицензионных и сублицензионных договоров Патентным законом предусмотрены другие способы передачи права на использование объекта промышленной собственности, такие как открытая или принудительная неисключительная лицензия.

На наш взгляд в случае с объектами промышленной собственности лицензионные, сублицензионные договора, открытая или принудительная неисключительная лицензия не являются основанием для начала прямых переговоров, так как подтверждают не исключительные права, а право на использование объектов промышленной собственности.

Селекционные достижения.

Имущественные отношения, возникающие в связи с созданием, выявлением, выведением, правовой охраной и использованием селекционных достижений регулируются Законом Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений». Конструкция данного закона в целом очень сходится с Патентным законом.

Исключительное право, которое также выражается в имущественном праве использовать селекционное достижение любым способом по своему усмотрению, также охраняется патентом. Патент удостоверяет исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера.

 

Передача исключительного права происходит по договору уступки и в обязательном порядке регистрируется в Государственном реестре селекционных достижений. Кроме того, исключительное право на использование селекционного достижения переходит по наследству или в порядке правопреемства.

Право использования селекционного достижения передается по лицензионному договору, договору комплексной предпринимательской лицензии или иному договору с лицензиаром, включающему условия лицензионного договора.

Итак, полагаем, что в документами, подтверждающими принадлежность потенциальному частному партнеру исключительных прав на селекционные достижения, будут патент, зарегистрированный договор о передаче исключительного права (договор уступки) либо выписка из соответствующего государственного реестра.

Сведения о регистрации можно будет также отследить в бюллетене - официальном периодическом издании по вопросам охраны селекционных достижений.

Топологии интегральных микросхем.

Имущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем регулируются Законом Республики Казахстан от 29 июня 2001 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем».

Исключительное право на топологию принадлежит автору топологии либо работодателю, или заказчику, или их правопреемникам. В случае, если топология интегральной микросхемы была зарегистрирована, исключительное право на топологию действует в течение десяти лет, начиная с даты регистрации топологии. Если регистрация топологии не проводилась, указанный десятилетний срок исчисляется с документально подтвержденной даты первого использования в любой стране мира этой топологии или интегральной микросхемы с этой топологией. То есть обязательная регистрация топологии интегральной микросхемы в государственных реестрах не требуется.

Регистрация топологии в Государственном реестре топологий интегральных микросхем и выдача свидетельства о регистрации осуществляется после проведения экспертизы (при ее положительном результате).

Исключительное право на топологию может быть передано полностью или частично другому лицу по договору, а также переходит в порядке универсального правопреемства по наследству и в результате реорганизации юридического лица - правообладателя.

Исключительное право на топологию, созданную в порядке выполнения служебных обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и автором не предусмотрено иное. Автор может принять на себя по договору обязательство создать топологию и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на топологию. То есть исключительные права на топологию могут подтверждаться трудовыми договорами и договорами заказа.

По топологиям интегральных микросхем, как и в случае с некоторыми другими результатами интеллектуальной творческой деятельности, могут правообладателями может предоставляться право временно использовать топологию определенным способом. Данные права передаются по лицензионным и сублицензионным договорам, которые не являются документами, подтверждающими исключительные права.

Договор об уступке исключительного права на зарегистрированную топологию подлежит регистрации в экспертной организации.

Договор об уступке исключительного права на топологию, регистрация которой не производилась может быть зарегистрирован в экспертной организации по соглашению сторон.

Таким образом, по топологиям интегральных микросхем подтверждением принадлежности исключительного права могут быть свидетельство о регистрации, зарегистрированные либо незарегистрированные договор уступки, договор заказа, трудовой договор, свидетельство о праве на наследство.

Итоги проведенного анализа законодательных актов представлены в Таблице.

 

Таблица. Подтверждение исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности при частной финансовой инициативе

 

Результат интеллектуальной творческой деятельности	Регистрация исключительного права	Чем подтверждаются исключительные права
		Первично	Передача исключительных прав
Произведения науки, литературы и искусства	Не требуется	§ Оповещение о правах (©; имя; год) § Свидетельство о государственной регистрации прав § Авторский договор заказа § Трудовой договор	§ Авторский договор о передаче исключительных прав (договор об уступке) § Свидетельство о праве на наследство (в случае если исключительные права не были переданы при жизни автора)
Исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания	Не требуется	§ Оповещение о правах (℗; имя; год)	§ Лицензионный договор
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	Требуется	§ Патент	§ Зарегистрированный договор о передаче исключительного права (договор уступки) § Выписка из государственного реестра
Селекционные достижения	Требуется	§ Патент	§ Зарегистрированный договор о передаче исключительного права (договор уступки) § Выписка из государственного реестра
Топологии интегральных микросхем	Не требуется	§ Оповещение о правах (Т; дата;правообладатель) § Свидетельство о регистрации § Договор заказа § Трудовой договор	§ Договор об уступке исключительного права, в том числе зарегистрированный § Свидетельство о праве на наследство (в случае если исключительные права не были переданы при жизни автора)

 

По тем результатам интеллектуальной творческой деятельности, регистрация которых по закону не обязательна (произведениями науки, литературы и искусства; исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания; топологии интегральных микросхем) подтверждением исключительных прав будет оповещение о правах, осуществленное в порядке установленном статьями 9 и 35 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» и статьей 12 Закона Республики Казахстан от 29 июня

2001 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем».

Правоотношения по нераскрытой информации, в том числе секретам производства (ноу-хау) не урегулированы отдельным законодательным актом и в рамках данной статьи не рассматриваются.

 

Подпункт 2) статьи 44 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве»)

См. понятийный аппарат Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» - статья 2

Статья 9 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

Статья 9 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

Пункт 16 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

Подпункт 1) статьи 2 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

Согласно подпункту 2) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве»

Статья 31 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

Статья 14 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

Статья 33 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

Статья 30 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

См. понятийный аппарат Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» - статья 2

Пункт 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

Статья 40-1 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

Статья 31 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

Статья 40-1 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»

Статья 5 Патентного закона от 16 июля 1999 года

Статьи 1 и 11 Патентного закона от 16 июля 1999 года

Статья 11-1 Патентного закона от 16 июля 1999 года

Пункт 14 статьи 11 Патентного закона от 16 июля 1999 года

Подпункт 2) пункта 1 статьи 25 Патентного закона от 16 июля 1999 года

Официальный интернет-ресурс Республиканского государственного предприятия «Национальный институт интеллектуальной собственности» https://kazpatent.kz/ru

Статья 14 Патентного закона от 16 июля 1999 года

Пункт 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений»

Статья 16 Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений»

Пункт 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 29 июня 2001 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем»

Статья 13 Закона Республики Казахстан от 29 июня 2001 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем»

Статья 8 Закона Республики Казахстан от 29 июня 2001 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем»

Статья 9 Закона Республики Казахстан от 29 июня 2001 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем»

Статья 8 Закона Республики Казахстан от 29 июня 2001 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем»