Эксперт о товарных знаках: Контрафакту — «Да»?

В каждой стране-участнице ЕАЭС сформировано свое законодательство, предусмотрены свои условия охраны и защиты товарных знаков.

25-го февраля прошел круглый стол посвященный вопросам изменения условий защиты интеллектуальной собственности, в частности, товарных знаков, передает Zakon.kz.

Я хочу поделиться информацией о некоторых интересных, на мой взгляд, событиях, произошедших за последние несколько лет, об изменениях в законодательстве Казахстана. Поскольку одной из функций системы законодательства является стимулирование развития общества в определенном направлении, приведенная ниже информация может быт интересна и для бизнеса.

Если кратко, просто и «округленно», то система охраны прав компании на товарные знаки включает в себя:

Построение портфолио товарных знаков, то есть

– Регистрацию товарных знаков разных видов в различных классах;

– Признание некоторых товарных знаков общеизвестными;

– Лицензирование товарных знаков;

– Поддержание их в силе, использование, и, разумеется защиту.

С построением такой системы все в порядке, она совершенствуется. Сейчас, по сравнению с тем что было несколько лет назад, товарные знаки зарегистрировать можно и быстрее и проще чем раньше, легче передавать на них права, регистрировать лицензионные соглашения.

А вот с защитой не все так хорошо. Она осуществляется, в основном, от следующих нарушений:

Незаконные или ошибочные регистрации товарных знаков:

• Сходных товарных знаков;

• Регистрация товарных знаков на свое имя агентом (представителем), недобросовестная подача заявок на регистрацию товарных знаков;

• Регистрация товарных знаков вошедших во всеобщее употребление;

• и другие регистрации, противоречащие законодательству РК;

Незаконное использование товарных знаков третьими лицами:

• Производство / ввоз / продажа контрафактных товаров, в т. ч. в рамках государственных закупок;

• Ввоз и продажа оригинальных товаров без согласия правообладателя (параллельный импорт), в т. ч. в рамках государственных закупок;

• Использование в вывесках, печатной продукции, рекламе, в т. ч. в Интернет;

• В доменных именах.

Происходят и другие нарушения, но углубляться в их описание сейчас я не буду.

Законодательство Казахстана предоставляет следующие основные способы защиты от незаконного использования товарных знаков

Альтернативные (термин наш, такая дефиниция в законодательстве отсутствует):

– прямые переговоры с нарушителями, претензионные письма, информационные и обучающие семинары для предпринимателей, иная праворазъяснительная работа и т. д.;

Гражданско-правовая защита

• специализированные экономические суды (ст.1032 ГК РК);

Уголовно-правовая защита

• органы экономических расследований (ст.222 УК РК);

Административно-правовая защита

• органы по защите и развитию конкуренции (ст. 178 ПК РК, ст. 163 КоАП РК);

• органы государственных доходов (ст. 158 КоАП);

• органы юстиции (ст. 158 КоАП РК).

В отсутствие официальной статистики я продемонстрирую частоту применения различных видов защиты на примере работы нашей фирмы. С поправкой на существование нескольких работающих в этом направлении фирм, указанные цифры нужно пропорционально увеличить, но, думаю, в процентном соотношении эти данные не очень изменятся. Мы используем методы защиты (в год):

Альтернативная – 40-150 (предупредительных писем и претензий, но это не процессуальные действия);

Гражданско-правовая – 1-2;

Уголовно-правовая – 5-7;

Административно-правовая:

• органы по защите и развитию конкуренции – 0-1;

• органы государственных доходов – 2-6;

• органы юстиции (ст. 158 КоАП РК) – 70–110;

Итого чисто процессуальных действий — 78 – 126 в год.

При этом у каждого метода есть свои возможности, обусловленные как законодательными ограничениями, так и социальными и просто экономическими.

Проблемы применения разных способов защиты:

Альтернативная — к сожалению, существующая толерантность потребителей и бизнеса к нарушениям в области товарных знаков. Потребителей привлекает обманчивая дешевизна контрафакта, мнимая его безопасность, даже при покупке лекарственных средств, продуктов питания и детских одежды и игрушек.

Незаконный бизнес наживается на потребителях и обкрадывает правообладателей;
Гражданско-правовая – на практике почти всегда существует невозможность принятия мер обеспечения против большинства нарушителей, такие процессы дОроги, особенно если правообладатель должен защищать свои права в разных городах Казахстана;
Уголовно-правовая – высокий порог ущерба (5 302 000 тг или сейчас ~ $14 000);

Административно-правовая

– органы по защите и развитию конкуренции – в подавляющем большинстве случаев проверки по заявлениям правообладателей проводятся без посещения субъекта проверки, и на основе запроса. Разумеется, предупрежденный нарушитель избавляется от контрафакта и отписывается утверждениями, что он ничего не нарушал;

– органы государственных доходов – внедренная недавно информационная таможенная система «Астана-1», в том числе отслеживающая включенные в таможенный реестр товарные знаки, работает плохо и на деле большую часть товарных знаков не отслеживает. Приостановлений товаров на таможне сейчас намного меньше чем было, да и существующие приостановления касаются в основном товаров, которые с высокой долей вероятности выпускаются, так как правообладатели не рассматривают их как серьезные правонарушения – это могут бывшие в употреблении товары, а также товары в очень малых количествах (1-2 единицы), товары для личного пользования, товары, ввозимые международными организациями или магазинами беспошлинной торговли;

– органы юстиции (ст. 158 КоАП РК) – работали хорошо, но периодически не могут осуществлять проверки из-за мораториев. Это, так называемые, административные барьеры.

Как было сказано выше, ситуация с регистрацией прав улучшилась и сейчас является одной из лучших в СНГ.

Посмотрим на изменения условий защиты товарных знаков.

Уголовная ответственность:

2015 год:

• Для возбуждения уголовного дела необходимо было доказать ущерб в 1000 МРП;

• Штраф налагался до 300 МРП;

• Общественные работы на срок до 240 часов; либо

• Арест на срок до 75 суток

2020 год:

• Нужно доказать ущерб в как минимум 2000 МРП;

• Налагаемый штраф уменьшился до 80 МРП;

• Общественные работы на срок до 80 часов; либо

• Арест на срок до 20 суток

Доказанный ущерб должен быть теперь в 2 раза больше. Это практически нереально – ну не держат у себя такие запасы контрафакта нарушители!

Ответственность снижена в разы. То есть, уж всё-таки если поймали на очень крупной партии поддельного товара, то хоть накажем не так сильно…

Административная ответственность:

2015 год:

• Штраф до 100 МРП (~$1070);

• Инициировано проверок – 110.

2020 год:

• Штраф до 80 МРП (~$560);

• Инициировано проверок – конечно, сейчас начало года, но количество поверок за два месяца равно нулю, да и перспектива грустная.

Кроме того, 26 декабря 2019 года Президентом Казахстана подписан указ №229, согласно которому всем центральным и местным исполнительным органам надлежит прекратить проведение всех проверок с посещением субъектов малого и микро-бизнеса (то есть тех, чья среднегодовая численность работников составляет менее 100 человек и среднегодовой доход не превышает 300 000 МРП). Проверки запрещены и по заявлениям владельцев товарных знаков, сообщающих о нарушениях их прав, за которые предусмотрена и административная и уголовная ответственность.

По нашему опыту, более 90% всех нарушений в области товарных знаков совершаются субъектами малого и микро-бизнеса, теперь, по крайней мере три года нарушители могут не беспокоиться, а останется для разрешения другими мерами дел только около 10%. Кому от этих изменений стало лучше?

Административная ответственность (таможенные органы).

Введено требование предоставления подтверждения случившегося нарушения прав при включении товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности («ТРОИС»). Другими словами, владелец товарного знака не может теперь принять превентивные меры, и должен ждать пока его права будут нарушены, и пока этот факт будет установлен судом. Кому стало лучше от такого изменения законодательства? Не правообладателям, не законопослушному бизнесу.

Приведенная ниже таблица опять-таки базируется на опыте нашей фирмы, думаю, в целом по стране картина такая же. И это несмотря на то, что за последние несколько лет количество включенных в ТРОИС товарных возросло в разы.

Для сравнения, в 2012 году только по одному правообладателю было 94 приостановления, в которых фигурировало 68 359 единиц товаров.

Кому стало лучше?

Суммируя изложенное выше, можно сделать вывод и о последовательном стимулировании деятельности нарушителей, производства и использования контрафакта, и об ухудшении условий инвестирования в Казахстан.

В каждой стране-участнице ЕАЭС сформировано свое законодательство, предусмотрены свои условия охраны и защиты товарных знаков. Очень может статься, что Казахстан станет (если уже не стал) самым благоприятным местом для производства и ввоза контрафакта на территорию ЕАЭС и именно через нашу страну пойдут поставки подделок, сомнительной и вредной продукции в другие страны-участницы ЕАЭС, оставляя у нас существенную долю такой продукции. А не хотелось бы. Хотелось бы и самим покупать качественные, безопасные, вкусные продукты, и внукам и детям оставить (хотя сначала создать) нормальные условия жизни в нашей стране.